La nouvelle loi sur les marques de commerce suscite de l'inquiétude


Édition du 23 Août 2014

La nouvelle loi sur les marques de commerce suscite de l'inquiétude


Édition du 23 Août 2014

Le contre

Une marque de commerce ne peut être enregistrée au Canada, par une société canadienne ou étrangère, que si cette société a déjà utilisé sa marque au Canada ou à l'étranger, ce qui crée un certain équilibre entre les inscriptions au registre et l'état du marché.

Avec C-31, l'obligation d'utiliser la marque pour obtenir un enregistrement tomberait ; n'importe qui pourrait enregistrer des marques au Canada sans devoir les utiliser. «Ça pourrait devenir un business en soi et encombrer le registre des marques, explique l'associé de Robic. Ça n'encourage aucunement le commerce ; ça va plutôt nuire aux projets d'entrepreneurs de bonne foi qui devront faire de multiples recherches pour trouver des marques pour leurs produits et services !» Ce qui s'est d'ailleurs produit dans certains pays qui ne requièrent pas l'usage des marques pour l'obtention de leur enregistrement, dont la Chine, où c'est devenu un véritable fouillis.

«En permettant l'enregistrement d'une marque sans le besoin de l'utiliser, le projet de loi facilite la tâche aux personnes voulant s'approprier des marques dans le but de les revendre ou de nuire à des tiers», affirme M. Pietrantonio.

Pourquoi abandonner le préalable d'usage ? Il faut comprendre que les inconditionnels du libre marché veulent simplifier au maximum les lois. Certains prétendent même que le gouvernement veut simplifier le travail du Bureau des marques de commerce et réduire son budget d'exploitation.

Pourtant, selon Me Pietrantonio, l'élimination de l'obligation d'utiliser une marque pour obtenir son enregistrement n'est aucunement nécessaire à l'adhésion du Canada à l'Arrangement de Nice et au Protocole de Madrid.

Un conseil avisé

Avec la nouvelle loi, la durée de l'enregistrement d'une marque de commerce sera réduite de 15 à 10 ans. Il faudra alors renouveler les enregistrements de marques plus souvent et supporter les coûts afférents.

Avec l'arrivée des classes internationales, il est fort probable qu'il y aura, comme dans la majorité des pays qui ont adopté un tel système, une taxe par classe à payer au moment du dépôt de la demande d'enregistrement. Cela risque de faire augmenter le coût des dépôts couvrant plusieurs classes de produits et services.

«Pour ces raisons, je conseille aux entreprises de renouveler l'enregistrement de leurs marques de commerce avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi afin de pouvoir bénéficier de la durée de 15 ans», dit M. Pietrantonio, qui estime que protéger ses marques de commerce contre les tiers de mauvaise foi deviendra encore plus important avec la nouvelle loi.

L'Association du Barreau canadien réagit

Dans une lettre envoyée le 5 mai 2014 à Irving Gerstein, président du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, et à David Sweet, président du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, l'Association du Barreau canadien soutient que les modifications proposées par le projet de loi C-31 «auront une incidence négative sur les entreprises canadiennes». «Le registre des marques de commerce [...] deviendra encombré par des enregistrements qui ne reflètent plus les réalités du marché. Il en découlera une augmentation des coûts pour les entreprises canadiennes, ainsi que de la complexité et de l'incertitude dans le choix et l'emploi de marques de commerce...», peut-on lire dans cette lettre.

De plus, «le manque d'information utile dans le registre [NDLR : la date du début de l'usage de la marque ne figurera plus dans le registre] exigera de coûteuses enquêtes au sujet de l'emploi d'une marque de commerce...»

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