Au cours des dernières années, la compréhension et la gestion des secrets commerciaux a pris une importance accrue, notamment en raison de la féroce compétitivité entre entreprises qui règne au sein de l’économie du savoir-faire. Cependant, la valeur commerciale des secrets commerciaux demeure sous-estimée comparativement aux formes « traditionnelles » d’actifs de propriété intellectuelle – les brevets, les marques de commerce et les droits d’auteur –, que ce soit dans les secteurs de la technologie, de la fabrication ou des services. De plus, il a toujours été difficile jusqu’à présent de s’entendre sur une définition unique des secrets commerciaux.

Les professionnels de Gowling WLG ont l’habitude d’œuvrer avec les clients pour les aider à définir en termes pratiques ce que les secrets commerciaux représentent pour leurs entreprises. Nous proposons ici de partager ces connaissances par l’intermédiaire d’une série de courts articles, initiative qui culminera par la tenue à l’automne d’une conférence en la matière par notre bureau de Montréal.

Nous espérons ainsi mieux vous éclairer quant à ce qu’il est possible de protéger en vertu de la loi touchant les secrets commerciaux, quant aux avantages stratégiques des secrets commerciaux par rapport aux autres formes d’actifs de propriété intellectuelle, de même qu’en ce qui a trait à la manière de continuer à se prévaloir de la protection accordée aux secrets commerciaux pour obtenir un avantage concurrentiel.

Qu’entend-on par « secret commercial »
Le secret commercial est un type d’actif de propriété intellectuelle protégé par les tribunaux canadiens en cas de divulgation non autorisée, d’appropriation illicite ou d’emploi abusif.

À la différence d’autres formes mieux connues d’actifs de propriété intellectuelle, la définition exhaustive du secret commercial n’a jamais été établie dans une loi particulière ni énoncée par les tribunaux canadiens. Toutefois, voici les caractéristiques de base communes à tous les secrets commerciaux :

• l’information relative au secret commercial n’est généralement pas connue du public;
• le secret commercial a une valeur économique ou confère un avantage concurrentiel à son propriétaire; et
• le secret commercial fait l’objet d’efforts raisonnables pour le garder secret.

Il n’y a pas de restriction quant au type d’information qui peut être protégée en vertu de la loi relative au secret commercial : formule, processus de fabrication, savoir-faire industriel, algorithme, dessin, listes de clients, information financière, etc.

Bien entendu, dès sa divulgation au public, le secret commercial n’est plus secret et, en général, devient accessible à tous. Même si, dans certains cas, la partie qui a effectué la divulgation non autorisée peut être tenue responsable envers le propriétaire du secret commercial, il reste que l’information devient bel et bien accessible au public, car une fois qu’on « a découvert le pot aux roses », il est trop tard. En outre, les secrets commerciaux qui ont été découverts et divulgués de manière indépendante ou par des moyens légitimes sont librement accessibles sans restriction aucune.

Valorisation des secrets commerciaux
Les répercussions en termes de coût directs et indirects qui résultent des divulgations involontaires et des vols relatifs aux secrets commerciaux restent difficiles à évaluer de manière quantitative. En effet, chaque cas est particulier et les conséquences varient selon plusieurs critères, notamment le secteur d’activités relatif aux secrets commerciaux dont il est question. Cependant, d’un point de vue qualitatif, il convient de prendre conscience des impacts potentiels suivants :

• l’impact négatif sur la réputation de votre entreprise,
• la perte de temps liée aux perturbations causées par la divulgation du secret commercial,
• la perte directe ou indirecte de clients à la suite du vol d’un secret commercial,
• le coût réactif lié à la mise en place d’actions régulatrices au sein de votre entreprise, et
• le coût des procédures et du contentieux.

Les conséquences économiques peuvent être désastreuses au point de mener certaines entreprises à la faillite, surtout lorsqu’il s’agit d’entreprises en démarrage ou de petites ou moyennes entreprises. La valeur de vos secrets commerciaux ne doit donc pas être négligée. Une étude de la firme américaine Baker McKenzie publiée en 2017, intitulée « The Board Ultimatum : Protect and Preserve, The Rising importance of Safeguarding Trade Secrets », met en lumière le fait que le vol des secrets commerciaux est de plus en plus courant. En effet, 20 % des 404 entreprises interrogées par Baker McKenzie ont affirmé avoir déjà fait l’objet de vol. Les secteurs les plus touchés semblent être les entreprises pharmaceutiques (33 %), suivies par les industries de production (18 %) et les technologies de l’information et de la communication (17 %).

Des recherches publiées en 2014 par PwC et le Centre d’entreprise et de commerce responsable (États-Unis) ont estimé la valeur des vols de secrets commerciaux aux États-Unis à 1 % à 3 % du produit intérieur brut, soit entre 200 et 550 milliards par an.

Bien entendu, on parle ici des conséquences négatives qui suivent une divulgation involontaire ou un vol. Vous aurez sans doute compris qu’il existe également un avantage concurrentiel évident à l’usage exclusif par votre entreprise de vos secrets commerciaux. À cet égard, assurer la perpétuité des secrets commerciaux de votre entreprise par des mesures de protections adéquates demeure essentiel.

Protection des secrets commerciaux
La mise en place de mesures de protection des secrets commerciaux doit se faire de façon consciente et proactive. Dans les meilleurs cas, toute information sensible de l’entreprise est traitée comme un secret commercial jusqu’à preuve du contraire. On pourra bien entendu ajouter des mesures de protection spécifique lorsque la valeur du secret aura été confirmée. Cette approche systématique permettra à terme d’éviter que d’éventuels secrets commerciaux ne soient perdus par négligence ou inadvertance.

Vous l’aurez sans doute compris, la protection des secrets commerciaux intervient bien avant qu’un litige sur le sujet ne survienne. Il convient donc d’identifier les auteurs potentiels de vol ou de divulgations involontaires afin de mettre en place des moyens préventifs appropriés. Les risques proviennent notamment :

• des employés actuels et anciens (prenons l’exemple du litige entre Waymo et Uber),
• des fournisseurs, consultants et tiers avec lesquels votre entreprise est en relation (prenons l’exemple du litige entre Telesocial inc. et Orange SA),
• du piratage informatique,
• du cyber espionnage ou de la cybercriminalité à la solde d’États ou de groupes d’intérêts.

Conseils pratiques
Les secrets commerciaux peuvent être des actifs extrêmement précieux pour votre entreprise, mais leur valeur est fragile et peut disparaître si elle n’est pas protégée de manière appropriée. Les toutes premières mesures à prendre pour réduire les risques afférents à vos secrets commerciaux et en maximiser la valeur pour votre entreprise consistent à en consigner des preuves et à en protéger l’accès de manière appropriée.

Des défis sont associés à chaque étape de la mise en marché des produits et services. Gowling WLG vous aide à les relever en protégeant vos actifs de propriété intellectuelle (PI), en vous aidant à en maximiser la valeur, et en faisant respecter les droits y afférents. En savoir plus.