«Éviter les mots du dictionnaire pour établir votre marque» - Sébastien Roy, avocat

Publié le 05/05/2012 à 00:00

«Éviter les mots du dictionnaire pour établir votre marque» - Sébastien Roy, avocat

Publié le 05/05/2012 à 00:00

À quoi doit-on penser avant d'établir une marque ?

On identifie par une marque l'entreprise et ses principaux produits. Une marque descriptive comme Hotel.ca sera difficile à protéger, tandis qu'une marque qui ne dit pas ce que fait l'entreprise, comme Expedia, sera forte, plus distinctive et plus facile à protéger. Il faut vérifier la disponibilité aussi, car on aura des problèmes si une autre entreprise en Alberta porte le même nom. Souvent, les entrepreneurs, même établis, ayant de 150 à 200 employés, pensent avoir des droits simplement parce qu'ils ont incorporé leur entreprise. Mais le Registraire des entreprises du Québec donne des immatriculations sans faire de vérification. Il n'accorde pas de droits sur l'usage d'une marque. La démarche d'enregistrement d'une marque est de juridiction fédérale et se fait au Registre des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Est-ce plus difficile de protéger une marque, maintenant que les sites Internet rendent les entreprises visibles dans le monde entier ?

Vancouver et Paris deviennent proches de Gaspé, en effet. Et à cause de ça, il vaut mieux ne pas choisir les mots du dictionnaire pour établir sa marque, car c'est difficile à protéger, mais ça risque aussi de vous placer très loin dans les résultats de recherche sur Google. Si on exporte, il faut enregistrer la marque dans les pays où on vend nos produits. Ce n'est pas très coûteux par rapport au bénéfice que ça procure.

Faut-il défendre une marque en toute occasion ?

S'il y a risque de confusion, on se doit d'agir rapidement, car sinon, on perd son droit d'action. Mais il faut avoir de bonnes raisons, c'est-à-dire un enjeu de santé ou de sécurité, des mentions obscènes ou un usage qui a un impact immédiat sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. On peut se poser des questions dans le cas de Lassonde (jus Oasis) qui a poursuivi en justice une entreprise qui vendait des savons sous le nom d'Olivia's Oasis. Des fois, il vaut mieux s'abstenir de poursuivre, et Lassonde en a sans doute tiré une leçon par le traitement médiatique (l'entreprise, décriée par les médias sociaux et traditionnels, a fini par rembourser les frais juridiques de la partie adverse). Mais ça montre combien il est difficile de protéger une marque avec un nom générique. Les avocats sont perçus par les gens de marketing comme des pompiers et rarement comme des architectes. Les consulter au début du processus permettrait d'éviter bien des problèmes.

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